内文提要：上海市著名商标认定和保护办法 （2012 年3 月14 日上海市人民政府令第82 号公布） 第一章 总则 第一条 （目的和依据） 为了规范上海市著名商标认定工作，保护上海市著名商标所有人、 描述 上海市著名商标认定和保护办法 （2012 年3 月14 日上海市人民政府令第82 号公布） 第一章 总则 第一条 （目的和依据） 为了规范上海市著名商标认定工作，保护上海市著名商标所有人、
|
上海市著名商标认定和保护办法 （2012年3月14日上海市人民政府令第82号公布） |
|
第一章 总则 第一条 （目的和依据） 为了规范上海市著名商标认定工作，保护上海市著名商标所有人、使用人和消费者的合法权益，促进经济发展，根据《中华人民共和国商标法》等法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条 （定义） 本办法所称的上海市著名商标（以下简称“著名商标”），是指相关公众知晓、在本市市场上享有较高声誉并依照本办法规定予以认定的商标。 第三条 （管理部门） 市工商部门负责组织实施本办法。 经济信息化、商务、税务、质量技监、知识产权、统计等部门根据各自职责，协同实施本办法。 第四条 （评审委员会及其工作机构） 市工商部门组织设立的著名商标评审委员会（以下简称“评审委员会”），负责著名商标认定的评审工作。 评审委员会的委员由有关部门、单位推荐的人员组成，具体包括： （一）消费者权益保护委员会、有关行业协会、上海市商标协会等社会团体的代表； （二）经济、法律、知识产权等领域的专家； （三）工商、统计、质量技监等有关部门的代表。 评审委员会的日常事务，由市工商部门指定的工作机构（以下称“评审委员会工作机构”）承担。 评审委员会的委员产生方式、任期以及评审规则，由市工商部门制定，并向社会公布。 第五条 （基本原则） 著名商标的认定申请，实行自愿原则。 著名商标的认定，遵循“公开、公平、公正”的原则。 本市鼓励自然人、法人及其他组织依法申请商标注册，提高商标知名度，争创著名商标。 第六条 （主体责任） 著名商标所有人和使用人应当依照有关法律、法规、规章和标准从事生产、经营活动，保证所使用著名商标的商品质量可靠、安全，并不断完善商标使用和管理制度，接受社会监督，承担社会责任。 第二章 著名商标的认定 第七条 （申请条件） 符合下列条件的，商标注册人可以申请认定著名商标： （一）商标注册人是具有本市户籍或持有本市居住证的自然人，或是依法在本市设立的法人、其他组织； （二）商标权属无争议，在中国境内注册满2年并实际使用满3年，在相关公众中具有较高知名度； （三）使用该商标的商品质量可靠、安全，具有良好的市场信誉； （四）使用该商标的商品近3年销售额、利润、税金等主要经济指标在本市同行业中居领先地位； （五）商标注册人和使用人已建立商品质量投诉和纠纷处理制度且运行良好； （六）商标注册人已建立商标使用和管理制度且运行良好； （七）商标注册人和使用人近3年未发生严重违法行为。 非营利性质的商标注册人申请认定著名商标，不适用前款第（四）项规定。 第八条 （提出申请） 市工商部门应当在每年3月底前发布公告，明确当年著名商标申请的期限、申请受理点等事项。 商标注册人申请认定著名商标，应当向所在地的区、县工商部门提交认定申请书和证明符合本办法第七条规定条件的相关材料。 申请人应当对所提交材料的真实性和合法性负责。 第九条 （受理审查） 区、县工商部门接受市工商部门的委托，承担著名商标认定申请的受理工作。 区、县工商部门应当自收到申请材料之日起30日内，对申请材料是否齐全进行审查，并作出是否予以受理的决定。决定予以受理的，应当书面通知申请人，并自作出受理决定之日起10日内，将申请材料送交评审委员会工作机构；决定不予受理的，应当书面通知申请人并说明理由。 申请材料需要补正的，区、县工商部门应当一次性告知申请人限期补正。申请人逾期不补正的，视为放弃申请。 第十条 （核实情况） 评审委员会工作机构应当在收到区、县工商部门递交的材料后3个月内，对认定申请是否符合本办法第七条规定的条件进行调查核实，并向评审委员会提交书面报告。 评审委员会工作机构调查核实情况时，应当征求有关部门、行业协会、消费者权益保护委员会及消费者代表的意见。 第十一条（集中评审） 审评审委员会应当召开会议，对认定申请材料和评审委员会工作机构的书面报告集中进行评议和表决。 出席评审会议的委员人数应当占评审委员会委员总人数三分之二以上，并以无记名投票方式，表决产生评审委员会的评审结果。认定申请经占出席评审会议的委员总人数三分之二以上同意，方可认定为著名商标。 第十二条（书面承诺和回避） 评审委员会委员应当签署承诺书，严格遵守评审规则等工作规范，保守申请人的商业秘密，不得泄露评审的过程信息。 出席评审会议的委员与申请人有利害关系，可能影响评审公正性的，应当申请回避。评审委员会委员的回避，由评审委员会主任决定；评审委员会主任的回避，由评审委员会集体讨论决定。 第十三条（评审结果的公示） 评审委员会应当依据评审结果，发布拟认定著名商标的公示。 自拟认定著名商标的公示发布之日起15日内，任何单位和个人可以以书面形式向评审委员会工作机构提出异议，并应当提供有关证明材料。 评审委员会工作机构接到异议及证明材料后，应当在30日内调查核实，并向评审委员会提交书面报告。 第十四条（认定公告和认定证书） 公示期满无异议，或虽有异议但经评审委员会认定异议不成立的，由市工商部门依据评审结果，认定著名商标，并发布认定公告、颁发认定证书。 著名商标认定证书应当载明商标注册人名称、经认定的商标以及使用该商标的商品、有效期等事项。 第十五条（有效期） 经认定的著名商标有效期为3年，自认定公告发布之日起计算。 第十六条（延续和转让） 著名商标有效期届满前6个月内，著名商标所有人可以向所在地的区、县工商部门提出延续申请。 著名商标所有人在认定有效期内转让其注册商标的，受让人应当重新申请认定著名商标。 申请延续著名商标、重新申请认定著名商标的条件、程序、有效期等，适用本章第七条至第十五条规定。 第十七条（经费保障和使用） 认定著名商标的工作经费，由市工商部门列入预算，不向当事人收取任何费用。 本市各级行政机关不得利用财政资金或者其他公共资源为著名商标所有人和使用人进行商业宣传。 第三章 著名商标的保护和管理 第十八条（著名商标的使用规范） 著名商标所有人和使用人可以在经认定的商品（以下称“著名商标商品”）包装、装潢和广告等载体上使用“上海市著名商标”的字样和标识；其他任何单位和个人不得擅自使用“上海市著名商标”的字样和标识。 第十九条（变更注册事项的备案） 著名商标所有人依法变更商标注册事项的，应当自国家工商总局商标局核准变更之日起30日内，报市工商部门备案。 第二十条（著名商标保护名录） 市工商部门应当编制发布上海市著名商标保护名录，并将名录抄告本市相关部门和外省市工商部门。 市和区、县工商部门应当加强对侵犯著名商标注册商标专用权行为的主动查处。 第二十一条（商品名称、包装、装潢的保护） 擅自使用著名商标商品特有的名称、包装、装潢，或使用与著名商标商品近似的名称、包装、装潢，造成与该商品相混淆，使购买者误认为是该商品的，由工商部门依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律、法规予以处理。 第二十二条（对他人企业名称登记的限制） 以与著名商标相同或近似的文字申请企业名称登记，属同行业的，工商部门不予核准；属不同行业，但足以引起公众误认，并可能对著名商标所有人的合法权益造成损害的，工商部门不予核准。 第二十三条（异地协调） 著名商标所有人因其著名商标的注册商标专用权在本市行政区域外受到侵害，向本市工商部门请求帮助的，本市工商部门应当及时与外省市工商部门进行沟通、协调，并为当事人维护著名商标的合法权益提供指导。 第二十四条（行政监管） 市和区、县工商部门应当加强对著名商标的管理，建立、健全著名商标的管理档案，监督检查著名商标的使用情况，对著名商标的保护工作予以指导。 其他部门发现著名商标所有人和使用人存在违法违规情况的，应当及时通报市工商部门。 第二十五条（社会监督） 任何单位和个人发现著名商标所有人、使用人存在违法违规情况，可以向工商部门和相关部门投诉、举报。 消费者权益保护委员会在依法履行职责过程中，发现著名商标所有人或使用人有损害消费者合法权益行为的，应当书面告知市工商部门。 第二十六条（著名商标商品质量跟踪） 市工商部门应当定期收集相关部门、消费者权益保护委员会有关著名商标商品质量的信息，有重点地开展著名商标商品质量跟踪调查；发现问题的，应当督促著名商标所有人和使用人及时整改。 第四章 法律责任 第二十七条（著名商标的撤销） 著名商标所有人、使用人有下列情形之一的，经评审委员会审定，由市工商部门撤销该著名商标，并予以公告： （一）消费者投诉集中，未妥善处理的； （二）违规使用“上海市著名商标”的字样、标识，或涂改、出借认定证书等证明文件的； （三）提交虚假材料或以其他欺诈手段骗取著名商标认定的； （四）因著名商标商品质量问题造成不良社会影响的； （五）发生虚假宣传、欺诈消费者等严重违法行为的。 著名商标因前款第（一）、（二）项原因被撤销的，5年内不得重新申请认定著名商标；因前款第（三）、（四）、（五）项原因被撤销的，不得重新申请认定著名商标。 评审委员会对是否撤销著名商标存在重大争议的，可以决定设立观察期，由评审委员会工作机构进行跟踪调查，并将调查结果提交评审委员会审定。 第二十八条（违法行为的处罚） 著名商标所有人的商标注册事项变更后未申请备案的，由工商部门责令限期改正；逾期不改正的，处以1000元以上5000元以下罚款。 擅自使用“上海市著名商标”字样、标识的，由工商部门责令改正，可并处5000元以上1万元以下罚款；情节严重的，处以1万元以上3万元以下罚款。 第二十九条（评审委员会委员的违规责任） 评审委员会委员有下列情形之一的，由市工商部门撤销其委员资格，并予以公告： （一）利用参与评审工作，谋取不正当利益的； （二）违反回避、保密等工作规范，造成不良影响的； （三）无正当理由，拒不参加评审活动的。 第三十条（行政责任） 工商部门及其工作人员有下列情形之一的，由其上级机关或监察机关责令改正，并依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）无正当理由，拒不受理著名商标认定申请的； （二）违反规定程序，认定著名商标的； （三）未依法履行著名商标保护和管理职责的； （四）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的。 第五章 附则 第三十一条（服务商标） 本办法中有关商品商标的规定，同样适用于服务商标。 第三十二条（施行日期） 本办法自2012年5月1日起施行。本办法施行前认定的著名商标，在原认定期限内继续有效。 |
驰名商标：
一、认定机关
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定：“人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。”
最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第2条规定：“商标民事纠纷第一审案件，由中级以上人民法院管辖。各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高人民法院批准，可以在较大城市确定1－2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。”
根据上述规定，驰名商标的司法认定应由中级以上人民法院管辖，但在某些省或直辖市也可以由基层人民法院进行认定。
二、认定原则
1、域内驰名的原则
商标权具有地域性，在一国注册的商标，只在该国的领域内受其本国法律保护，超出该国范围，则不受他国保护。某个商标可能在某国有很高的市场评价和公众认可，但由于商品销售未及于其他区域，在别国可能就没有多少知名度，也就无从谈起驰名商标的 保护。 在我国，商标的驰名性认定虽然无需以在我国注册为前提，但应当坚持域内性原则，即国内驰名原则。某 些商标虽然具有一定的国际知名度，但其指示的商品或服务未在我国内流通，我国的公众未实际使用过上述商 品或接受过上述服务，即使该商标可能为我国公众通过传媒等所知道，也不能被认定为驰名商标。因此，认定商标是否驰名，应当始终围绕着国内驰名性，而不是所谓的国际驰名性。
2、案情需要的原则
判断在与注册商标同一种或者类似的商品上使用的标志是否误导相关消费者，以及该标志是否与该注册商标相同或近似，并不以认定该注册商标是否驰名为前提。如果涉案侵权行为所涉及的商品与 涉案注册商标所核定使用的商品属于同一种商品，涉案注册商标则依照《商标法》中关于普通商标侵权的规定即可得到保护，不需要适用驰名商标的特殊保护，对其是否驰名做出判断和认定也就没有了实质意义。人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定，该条款中的“案情需要”，即是指涉案注册商标需要给予驰名商标的特殊保护，也就是驰名商标被他人用于不相同或不相类似的商品等可能造成淡化的情形，最高人民法院及相关案例也肯定了上述观点。案情需要原则不仅可以正确把握诉讼争议焦点，提高案件审判效率，而且对于避免商标权利人借侵权为名，傍驰名为实的滥用诉权行为起到了积极的作用，是启动认定驰名商标司法程序的必要前提。
3、主动审查的原则
在驰名商标案件中，对于驰名事实应当采取积极主动的职权式审查。如果经过调查，主要证据上仍然存在疑问，驰名事实则不宜认定。主动审查原则要求商标权利人提升其证据意识，强化其举证责任，并辅之必要的法院调查，可以有效地避免被某些证明力有缺陷的证据所误导，从而加强认定驰名商标的可靠性和权威性。
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条第2款规定：“认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规定进行。”
三、认定标准
《商标法》第14条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：
（一）相关公众对该商标的知晓程度；
（二）该商标使用的持续时间；
（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；
（五）该商标驰名的其他因素。
四、认定程序
“驰名商标”是商标领域的最高殊荣，认定“驰名商标”是有严格要求的，其申请的难度也非常之大。申请认定“驰名商标”目前有3条途径可走：
1、通过商标异议案件由国家工商总局商标局认定
新规定第四条第一款：“当事人认为他人经初步审定并公告的商标违反商标法第十三条规定的，可以依据商标法及其实施条例的规定向商标局提出异议，并提交证明其商标驰名的有关材料。”
商标异议是在商标经过初步审定后公告期内，还没有被注册之前，当事人认为其商标违反商标法的规定，向商标局提出该商标不应当获得注册的反对意见。这个意见任何人都可以提。
驰名商标的保护范围比一般的注册商标范围要广很多，有的人可以认为自己就是驰名商标，把自己的商标保护范围扩大一些，那么可以驰名商标持有人的名义提出异议，商标局根据一定的标准去审查，如果经过审查符合驰名商标的标准，商标局可以认定你就是驰名商标。
2、通过商标争议案件通过国家工商总局商标评审委员会认定
新规定第四条第二款：“当事人认为他人已经注册的商标违反商标法第十三条规定的，可以依据商标法及其实施条例的规定向商标评审委员会请求裁定撤销该注册商标，并提交证明其商标驰名的有关材料。”
商标争议和异议是不一样的，对未获得注册的商标提的反对意见是异议，对已经获得注册的商标提的反对意见就是争议，争议和异议一样是有期限限制的。
在商标争议中和商标异议中申请驰名商标认定的道理是一样的。依照商标法及条例的规定，在商标评审过程中产生争议时，有关当事人认为其商标构成驰名商标的，可以向商标评审委员会请求认定驰名商标，此时，有关当事人应当依法提交其商标构成驰名商标的证据材料。
3、在商标管理案件中由国家工商总局商标局认定
新规定第五条：“在商标管理工作中，当事人认为他人使用的商标属于商标法第十三条规定的情形，请求保护其驰名商标的，可以向案件发生地的市（地、州）以上工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求，并提交证明其商标驰名的有关材料。同时，抄报其所在地省级工商行政管理部门。”最后由国家工商总局商标局认定。
商标管理主要体现在商标侵权行政管理上。商标侵权有很多种形式，有的明目张胆，就是直接就用名牌的商标，构成侵权是没有问题的；有的叫打擦边球，模仿名牌商标，有意让消费者混淆，这种行为是否构成侵权，那得具体分析。如果是驰名商标，那么他的保护范围要广得多，对普通商标不构成侵权的，对驰名商标却可能构成侵权，那么是不是驰名商标就很关键。有了这么个途径，可以在案件查处的过程中，主张自己是驰名商标。
五、提供材料
1、证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；
2、证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；
3、证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；
4、证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；
5、证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
A. 驰名商标申请人的发展过程及规模1．申请人演变情况2．申请人发展过程中各阶段的营业执照复印件3．证明申请人规模的证书复印件。
B. 申请商标最早使用和连续使用的证据1．申请商标于**年最早开始使用的证据复印件2．申请商标于**年被核准的注册证复印件3．申请商标的创意及内涵说明4．申请商标连续使用的证据。
C. 申请商标在国内外的注册情况1．申请商标在国内注册情况2．申请商标在国内申请情况3．申请商标在国外（地区）申请注册的情况4．申请人其他商标的注册情况
D. 使用申请商标的商品近三年的主要经济技术指标及在全国同行业的排名1．近三年申请人的资产负债表、损益表2．近三年使用申请商标的产品产销量统计表3．申请人主要经济指标在全国同行业中的排名4．申请人采用质量标准的情况。
E. 使用申请商标的商品在国内外销售情况1．申请人在国内的销售网络2．申请商标的产品在国内的销售情况及证据复印件3．申请商标的产品在国外的销售情况及证据复印件
F. 申请商标的广告宣传情况1．近三年申请商标广告投入总量一览表2．**年度在部分媒体发布申请商标广告的情况及证据复印件3．**年度在部分媒体发布申请商标广告的情况及证据复印件4．**年度在部分媒体发布申请商标广告的情况及证据复印件5．部分广告图片及证据6．申请商标其他的宣传（例如展览、网络等）。
G. 申请商标驰名的其他证据1．申请商标被认定为“**著名商标”的证书复印件2．使用申请商标的产品质量优异的证明3．企业信誉及获奖情况的证据4．企业业绩被各级领导、各界人士及媒体关注和肯定的证据。
H. 申请商标申请认定驰名商标的法律诉求1．他人侵犯申请商标专用权被查处的证据2．他人在相同或类似商品或服务上使用和注册与申请商标近似商标的证据3．申请商标被他人在非类似商品或服务上使用并注册的证据4．申请商标被他人用作企业字号的证据5．申请商标在境外被抢注的证据6．申请商标的域名在国际互联网上被抢注的证据。